Introduzione
La registrazione di un marchio o di un brevetto costituisce un passo fondamentale per proteggere l’innovazione e rafforzare la competitività sul mercato. Tuttavia, in alcune situazioni il titolare effettivo dell’asset potrebbe desiderare di mantenere la propria identità riservata o, più in generale, di proteggere la proprietà intellettuale attraverso strumenti più sofisticati.
Una società fiduciaria può offrire diversi vantaggi a questo scopo: maggiore riservatezza, protezione legale, flessibilità in caso di operazioni straordinarie e supporto in eventuali fasi di negoziazione. In questo articolo esploriamo come funziona l’intestazione fiduciaria di marchi e brevetti, ne analizziamo i principali aspetti giuridici e fiscali, e vediamo un caso pratico che ne illustra i benefici.
Che cos’è una società fiduciaria e come opera
Una società fiduciaria è un ente autorizzato a intestarsi formalmente beni (tangibili o intangibili) per conto di un mandante che ne resta il reale proprietario. In Italia, la normativa di riferimento è la Legge n. 1966/1939 e il relativo regolamento di attuazione.
• Mandante (o fiduciante): è il soggetto (persona fisica o giuridica) che affida l’asset alla fiduciaria.
• Società fiduciaria: detiene formalmente l’asset (ad esempio, il marchio o il brevetto) e lo gestisce nell’interesse esclusivo del mandante.
• Contratto fiduciario: disciplina le modalità di gestione, i compensi e i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza e tutela per il proprietario effettivo.
Perché intestare un marchio o un brevetto a una fiduciaria
1. Riservatezza: il titolare effettivo non compare nei registri pubblici dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o dell’EPO (European Patent Office).
2. Protezione patrimoniale: in caso di contenziosi o di strategie volte a separare gli asset intangibili da quelli societari, l’intestazione fiduciaria può rappresentare un efficace “scudo” legale.
3. Flessibilità nelle operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, cessioni di rami d’azienda, licenze e joint venture risultano più snelle se i diritti di proprietà intellettuale sono già concentrati in capo a un’unica fiduciaria.
4. Gestione coordinata di diritti e compensi: quando ci sono più titolari di un marchio o di un brevetto, la fiduciaria può semplificare la gestione delle royalties, dei contratti di licenza e dei relativi aspetti fiscali.
Caso pratico
Scenario: Un imprenditore, proprietario di una PMI innovativa, ha sviluppato un brevetto nel settore dell’Intelligenza Artificiale. Desidera avviare una trattativa con alcuni investitori esteri, mantenendo però un profilo riservato per evitare di anticipare mosse strategiche alla concorrenza.
1. Scelta della società fiduciaria: L’imprenditore, in accordo con il suo commercialista, seleziona una fiduciaria specializzata nella gestione di proprietà intellettuali.
2. Contratto fiduciario: Viene firmato un mandato fiduciario che stabilisce diritti e doveri della fiduciaria, inclusa la titolarità formale del brevetto. L’imprenditore resta il proprietario effettivo e beneficia dei proventi economici.
3. Registrazione o trasferimento di titolarità: Il deposito (o l’annotazione del trasferimento) viene effettuato presso l’UIBM o l’EPO a nome della fiduciaria.
4. Trattative con investitori: La fiduciaria, su mandato dell’imprenditore, può gestire in prima battuta le negoziazioni, garantendo un livello di anonimato e offrendo un quadro chiaro delle potenzialità del brevetto.
5. Conclusione dell’operazione: Una volta definito l’accordo, la fiduciaria provvede a trasferire formalmente il brevetto alla società target, alla joint venture o a qualsiasi veicolo societario indicato dall’imprenditore.
Risultati positivi:
• L’imprenditore tutela la riservatezza della PMI, evitando di rivelare prematuramente la propria strategia.
• L’operazione di investimento è più snella, grazie all’intervento di un unico soggetto intestatario per il brevetto.
• Gli accordi commerciali e di licenza vengono gestiti in modo trasparente, ma con un elevato livello di protezione dell’asset.
Approfondimento sugli aspetti giuridici
1. Disciplina legislativa: la Legge n. 1966/1939 sulle società fiduciarie e di revisione definisce i requisiti autorizzativi e le modalità di vigilanza sulle società fiduciarie. A seconda dell’oggetto sociale e dei servizi offerti, la fiduciaria potrebbe essere soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e/o di altre autorità (es. Banca d’Italia se si tratta di fiduciarie finanziarie).
2. Validità del contratto fiduciario: il contratto deve indicare chiaramente i diritti del mandante e gli obblighi di gestione della fiduciaria. Qualunque violazione di questi obblighi può comportare responsabilità civile e, in casi estremi, penale.
3. Tutela del titolare effettivo: benché la fiduciaria risulti intestataria formale, il proprietario effettivo conserva tutti i diritti economici e decisionali, salvo diverse disposizioni contrattuali.
4. Riservatezza e antiriciclaggio (AML): la società fiduciaria deve rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, in linea con la normativa antiriciclaggio. Tuttavia, all’esterno, il nome del fiduciante resta schermato, garantendo la privacy.
Approfondimento sugli aspetti fiscali
1. Imposte dirette: i proventi derivanti da sfruttamento economico del marchio o del brevetto (royalties, licenze, cessioni) restano in capo al titolare effettivo. In fase di dichiarazione dei redditi, bisognerà verificare con il commercialista la corretta imputazione dei proventi.
2. IVA e imposta di registro: le eventuali operazioni di cessione, licenza o conferimento a un’altra società (ad esempio in caso di M&A) possono comportare imposta di registro o considerazioni in materia di IVA. È quindi importante pianificare la struttura dell’operazione per ridurre oneri fiscali superflui e rispettare la normativa.
3. Transfer pricing e operazioni infragruppo: nel caso di gruppi multinazionali o di licenze con parti correlate, occorre rispettare le regole sul transfer pricing, dimostrando che i prezzi di cessione o licenza del marchio/brevetto corrispondono ai valori di mercato.
4. Patent box e agevolazioni: se il mandante è residente in Italia e possiede i requisiti, potrebbe potenzialmente accedere a regimi agevolati come il PatentBox, ove ammesso dalla normativa vigente, beneficiando di una tassazione ridotta. La scelta di intestare l’asset a una fiduciaria non esclude a priori queste possibilità, ma richiede un attento coordinamento con i professionisti fiscali per garantire la corretta applicazione dell’agevolazione.
Conclusioni
L’intestazione di un marchio o di un brevetto a una società fiduciaria rappresenta una strategia valida per garantire riservatezza, protezione legale e flessibilità operativa. È particolarmente utile per:
• Startup e PMI innovative che desiderino tutelare brevetti o marchi prima di svelarli a potenziali investitori o partner.
• Operazioni societarie complesse (M&A, joint venture, scissioni, fusioni) in cui è cruciale semplificare e accelerare le procedure di cessione o licenza della proprietà intellettuale.
• Professionisti e imprenditori che intendano gestire in sicurezza i propri asset intangibili, anche per ragioni di protezione patrimoniale.
Poiché si tratta di un’operazione che richiede competenze trasversali—legali, fiscali e spesso strategico-finanziarie—è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati. Se stai valutando un progetto di intestazione fiduciaria per il tuo marchio o brevetto, un ottimo punto di partenza è affidarti a un operatore specializzato come Lumina Fiduciaria, che può guidarti nelle procedure, garantire la massima riservatezza e offrirti una consulenza completa sugli aspetti legali e fiscali.
Per approfondire ulteriormente o richiedere una consulenza su misura, contatta direttamente Lumina Fiduciaria e il tuo professionista di fiducia (avvocato o commercialista) per verificare le soluzioni più adatte alla tua realtà aziendale.
